题问：如何防范平行进口潜在商标侵权风险？
平行进口正品商标侵权实务分析
作者｜邹翔远（北京法律工作者，微信号：youchuanchimeng）
*本文经作者授权发布，不代表其供职机构及「高杉LEGAL」立场与观点，且不作为针对任何案件或问题的法律意见或建议*
平行进口是指当某商标在两个以上国家均获得保护时，他人未经商标权人的许可，从允许销售带有该注册商标商品的某一国市场合法购买，经入境检验手续后将该商品投放至保护该商标的另一国市场销售的行为。平行进口商销售带有他人注册商标商品的行为虽然没有经过商标权人的许可，但该商品是来源于商标权人的正品，与销售假冒商品不同。平行进口一定程度上挤占了进口国商标权人、商标被许可人（尤其是独占被许可人）的市场份额，客观上干扰了商标权人在世界各国施行不同价格的销售战略、削减了商标被许可人的利润。平行进口问题引发了较多商标侵权纠纷、不正当竞争纠纷，本文通过总结我国实务裁判观点与理论研究成果，从商标法视角探讨平行进口正品是否构成商标侵权。
一、对抗平行进口商的权利主体以及权利请求基础
我国《商标法》中的商标权特指注册商标专用权，他人未经商标权人（也就是《商标法》所称“商标注册人”）许可不得在特定范围内使用注册商标。根据《商标法》第六十条第一款规定：“侵犯注册商标专用权行为而引起的纠纷，商标注册人或者利害关系人可以向法院起诉。”根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定：“商标法第六十条第一款规定的利害关系人，包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。”
从前述规定可知，除商标权人可以以自己的名义进行维权外，独占被许可人、经授权的普通被许可人可以以自己的名义提起诉讼，排他使用被许可人，应与商标权人共同起诉，在其不起诉的情况下，可自行起诉。需要注意的是，《商标法》保护的商标专用权为商标注册人享有，商标被许可人实际上并不享有商标专用权。但是，法律规定上述主体在满足一定情形时可以以侵害注册商标专用权为由起诉。笔者以为这是商标许可登记对抗主义（详见《商标法》第四十三条规定）的法律效果：当商标许可使用合同经过备案，商标被许可人可以对抗第三人，所以商标法、司法解释允许商标权人以及利害关系人对侵害注册商标专用权行为维权。
例如，在浙江省高级人民法院（2020）浙民终326号百威英博投资（中国）有限公司与厦门古龙进出口有限公司侵害商标权纠纷民事二审判决书中，法院认为：“商标权人授权商标被许可人享有涉案商标的使用权，并允许对被许可的商标进行维权，以自己的名义提起诉讼。该授权书经过公证认证可以作为认定事实的依据。商标被许可人对涉案商标享有使用权和诉权，作为原告起诉被告侵犯注册商标专用权符合民事诉讼法第一百一十九条第一项的规定，主体适格。”
实务中，有商标被许可人未以商标专用权受到侵害为由反而以商标使用权受到侵害为由主张平行进口商承担责任，是否存在法律依据？回答这个问题，我们需要明确商标专用权和商标使用权的性质。请求保护商标专用权的基础规范来自于商标法的规定，而请求保护商标使用权的依据来自于商标使用许可合同的约定。商标专用权是法定权利，具有排他性；商标使用权并非法定权利，是因商标使用许可合同而形成的债权，具有相对性，难以对抗合同之外的第三人。商标被许可人因商标使用权引起的纠纷，不应从商标法视角考虑，而应从合同视角判断该权利的效力及范围。商标使用权纠纷实际上产生在商标被许可人与商标权人之间。与合同之外的第三人（如平行进口商）无关。不论是理论还是实务，商标被许可人以商标使用权为由对抗平行进口商均存在法律障碍。
例如，在广东省广州知识产权法院（2019）粤73民终6976号欧宝电气（深圳）有限公司与广东施富电气实业有限公司侵害商标权纠纷民事二审判决书中，法院认为：“商标被许可人的商标使用权是基于合同约定产生的，与基于法律规定和行政授权产生的商标权存在本质区别。平行进口商作为合同外第三人未侵犯注册商标专用权的前提下，不能突破合同相对性认定进口商侵害商标被许可人的商标使用权。”
二、对平行进口商品的描述是否构成商标的合理使用
法律对商标的保护是为了防止商标不当使用令消费者受骗以及维护商标权人的商誉，并不是为了让商标权人垄断相关的商品或服务（参见王迁：《知识产权法》，中国人民大学出版社第六版，第531页）。也就是说，商标权人无权禁止他人使用该商标说明自己的商品的真实来源。平行进口商为描述商品的特征或者指示其用途而使用商标时，若符合诚信的产业或者商业惯例，未导致消费者对商标所指向的商品混淆的，属于对商标的正当使用，不构成商标侵权。
在重庆市渝北区人民法院（2015）渝北法民初字第11375号普拉达有限公司（PRADAS）诉重庆润山置业有限公司等侵害商标权纠纷案民事一审判决书中，法院认为：“商标侵权行为的核心为侵权人的行为阻碍了权利人与其注册商标之间的特定联系，即商标识别商品来源的基本功能被阻断。对于使用商标的目的为指示自己提供的商品或服务的真实来源，且使用方式符合商业惯例，未超过必要限度的，应属商标合理使用行为，使用人不构成侵权。”
三、商标权人是否受到权利用尽原则约束
对于平行进口背后的权利用尽原则，TRIPS持开放态度，由各国根据各自的国情采取不同的态度。采用国内权利用尽原则的国家，一般禁止平行进口。采用国际权利用尽原则的国家，允许平行进口。我国《商标法》没有商标权利用尽方面的明确规定。近年来存在部分一审法院以商标权人权利用尽为由论证被诉侵权产品不构成侵犯注册商标专用权，被二审法院以我国商标法及司法解释并未明确采纳“权利用尽”原则为由予以纠正的案例（详见广东省广州知识产权法院（2019）粤73民终6976号、6975号、6944号民事二审判决书、北京知识产权法院（2017）京73民终825号民事二审判决书）。所以，对平行进口是否侵犯注册商标专用权的判定，不宜过于考量权利用尽原则，而应当回归《商标法》的立法宗旨和核心任务来考量商标是否受到侵害，即考虑他人对该商标的使用是否足以导致消费者对商品来源产生混淆等。
四、认定平行进口行为侵犯注册商标专用权的核心
通说认为，商标主要具备三大功能：来源识别功能、品质保证功能及宣传广告功能（参见刘春田主编：《知识产权法》，中国人民大学出版社2000年版，第232-234页）。在这三大功能中，来源识别功能作为商标法的保护法益是最没有争议的。（参见[日]田村善之：《商标法所保护的利益》，张鹏译，《法律适用》2012年第10期，第19页。）传统商标法的立法目的重在确保消费者能够将注册商标与其所指示的商品或服务来源正确联系在一起，重在保护商标的识别功能而非商标本身。即使两个商标客观上非常近似，但若其并不足以致相关公众混淆而误认商品或服务的来源，就不构成商标侵权。基于此，笔者认为，认定商标侵权的核心在于混淆理论。
我国《商标法》第五十七条规定：“有下列行为之一，均属于侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；……”对于《商标法》第五十七条第（一）项，立法者并没有强调“容易导致混淆”，这是因为使用相同商标时往往伴随着混淆的发生，不必单独强调。但是，存在个别情形下使用相同商标并不当然导致混淆发生，那么此时还应当判断消费者是否产生混淆认知，若没有产生混淆，慎重认定侵权为宜。
根据混淆对象的不同，分为直接混淆与间接混淆（参见王迁：《知识产权法》，中国人民大学出版社第六版，第503页）。直接混淆指消费者将带有特定商标的商品误以为是其他经营者生产、销售的商品。间接混淆指消费者误以为使用特定商标的商品经营者与商标权人存在控制、许可、赞助等关联关系。
实务中，我国平行进口领域的商标侵权认定主要围绕案涉商标的识别功能是否受损来考量，法官普遍集中于判断商标是否足以造成消费者混淆。值得思考的是，由法官来推定消费者的认知状态存在一定的模糊性和不确定性。
平行进口领域中，常见的混淆行为表现为：未经商标权人同意，将商品外文商标翻译成中文，所译文字与注册商标类似、在商品上擅自随意加贴中文标签等。
在江苏省苏州市中级人民法院（2013）苏中知民初字第0175号绝对有限公司、保乐力加（中国）贸易有限公司与苏州隆鑫源酒业有限公司不正当竞争、垄断纠纷案民事一审判决书中，法院认为：“平行进口商未经权利人许可，在商品上擅自加贴中文标签，并在标签突出位置上印有“绝对”中文标识，该行为属于《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）、（二）项规定的‘未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，并且进行销售的’行为，已构成对该注册商标专用权的侵犯。”
在浙江省高级人民法院（2020）浙民终326号百威英博投资（中国）有限公司与厦门古龙进出口有限公司侵害商标权纠纷案民事二审判决书中，法院认为：“进口商在平行进口商品上加贴自行翻译的与权利人在境内注册并使用的中文商标不一致的中文标识，会破坏权利人中文商标与其英文商标之间的对应性，削弱其为提高中文商标知名度、开拓境内市场而做出的努力，同时也割裂了权利人中文商标与其商品之间的对应关系，损害了中文商标的来源识别作用，属于《商标法》第五十七条第七项规定的‘给他人的注册商标专用权造成其他损害的情形’，构成商标侵权。”
在广东省广州知识产权法院（2019）粤73民终6976号欧宝电气（深圳）有限公司与广东施富电气实业有限公司侵害商标权纠纷一案民事二审判决书中，法院认为：“进口商未损毁、遮盖产品本身附带的品牌标识，亦未在产品上附加其他标识。从而法院认为，商标与商品来源的对应关系明确、真实，市场消费主体可清晰识别产品来源于商标权人，涉案商标识别功能正常发挥。平行进口行为仅改变产品销售渠道而未对产品标识、包装进行改动，未割裂产品与商标权人之间的固有联系，不损害涉案商标识别功能。”
五、认定平行进口行为侵犯注册商标专用权的其他考量标准
在来源识别的基本功能上，商标还衍生出的品质保证功能和承载商誉功能。品质保证指商标权人对使用其商标的商品进行质量管理，消费者通过商标从而对商品产生质量方面的信任。商誉指经营者通过长期诚信经营、宣传投入，在社会公众之中形成的有关商品或服务质量的良好评价或印象。商标所承载的品质保证和商誉凝结了商标权人为经营商品作付出的努力和成本，对消费者购买商品的选择具有影响，故商标的品质保证功能和所承载的商誉应当得到保护。
常见的损害商标品质保证功能和商誉的行为：擅自改变产品包装、擅自磨码、销售未经过安全认证的进口正品等行为。
1、改变包装行为，如未经商标权人同意，使用从第三方购买的、印有涉案商标、未标识分装者信息的分装行为
在浙江省杭州市余杭区人民法院（2015）杭余知初字第416号不二家(杭州)食品有限公司与钱某某、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷案民事一审判决书中，法院认为：“商标具有识别商品来源、质量保障、信誉承载等功能。上述功能是商标赖以存在的基础，对于商标的侵权足以达到损害其功能的程度的，不论是否具有市场混淆的后果，均可以直接认定构成商标侵权行为。涉案商标产品系来源于商标权人，未产生商品混淆的直接后果，但未经权利人许可擅自分装到不同的包装盒，且包装盒与权利人对包装盒的要求存在明显差异，该行为破坏了商标品质保证功能，并会降低相关公众对涉案商标所指向的商品信誉，从而损害涉案商标的信誉承载功能，属于《商标法》第五十七条第七项之规定的‘给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为’。”
2、擅自磨去产品识别码的行为
在浙江省杭州市中级人民法院（2017）浙01民初972号玫琳凯公司与马顺仙侵害商标权及不正当竞争纠纷民事一审判决书和江苏省苏州市中级人民法院（2013）苏中知民初字第0175号绝对有限公司、保乐力加（中国）贸易有限公司与苏州隆鑫源酒业有限公司不正当竞争、垄断纠纷案民事一审判决书中，法院均认为：“平行进口商磨去涉案产品的识别码，在影响商标的识别功能、导致消费者混淆的同时，更妨碍了商标权人对产品质量的追踪管理，干扰了商标权人控制产品质量的权利，致使商标权人商标权益受损。判断该磨码行为应属于《中华人民共和国商标法》第五十二条第（五）项规定的‘对他人的注册商标专用权造成其他损害的’情形，构成商标侵权。”
3、在销售产品前未办理相关手续
在湖南省长沙市中级人民法院（2009）长中民三初字第0073号法国米其林集团总公司诉谈国强、欧灿侵犯注册商标专用权案民事一审判决书中，法院认为：“案件所涉及之被控侵权轮胎产品在我国属于强制3C认证的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，方可出厂销售、进口和在经营性活动中使用。案涉产品未经原告许可和质量认证即在国内销售，存在性能和安全隐患，破坏了原告商标保证品质和商标承载的信誉作用，对原告注册商标专用权已造成实际损害，属于侵犯原告注册商标专用权的行为。”
值得思考的是，当平行进口商品行为侵害了商品质量、商誉时，商标权人自然有权维权。对于商标被许可人，其是否同样有权主张商誉受损呢？在广东省广州知识产权法院（2019）粤73民终6944号欧宝电气（深圳）有限公司与广东施富电气实业有限公司侵害商标权纠纷民事二审判决书中，法院认为：“商誉依附于商标存在，被许可人因商标使用权而享有的商誉应当归属于商标权人。若商标被许可人在被许可市场确实投入大量的资金、成本、人力对该商标进行宣传并确形成了独立于商标权的商誉时，被许可人的商誉可以独立保护。但是，商标被许可人应当对已经形成超出商标商誉的独立商誉的事实进行证明，若不能证明商品在被许可国市场的独立商誉来自于被许可人的投资、经营时，被许可人以商誉受损为由主张平行进口商侵范其商标权将面临不被法院支持的风险。”
六、总结提示
综合前述案例，平行进口领域认定商标侵权应主要考虑：来源识别功能有无受损、品质保证功能有无受损、商标所承载的商誉有无受损。
对于商标权人，应充分考量其在不同国家、地区的商业安排与价格策略，与商标被许可人就商标使用问题充分沟通，并适时监测相关未经许可的侵害商标专用权的行为；对于商标被许可人，建议通过合同约定相关条款，使自己的商标使用权利受保护程度加强。例如，在签订商标许可使用合同时，被许可方可以通过合同约定，对许可方（商标权人）附加约束无商标使用权的产品购买者不向商标被许可方所在国出口该产品的义务。如果商标权人不能有效制止平行进口的，进口国的被许可方有权减少支付商标使用费；对于平行进口商，应尽量保持进口货物的原有状态。不对进口产品进行任何的加工、改动及再包装，尤其做到不对外文商标进行翻译。应确保通过正规渠道获取商品，并确认核实商品销售的条件和资质认证，及时办理关税缴纳等。
平行进口正品为消费者提供了更多选择，但对商标权人、商标被许可人带来了干扰，在法律并未对该问题作出明确规定前，商标权人、商标被许可人不宜放弃对商标专用权、商标使用权利益的维护，平行进口商应按照立法保护商标来源识别、品质保证和信誉承载的理念开展正品进口活动，以防止承担侵权责任。
【主要参考书】
1、王迁：《知识产权法》，中国人民大学出版社2019年版。
2、刘春田主编：《知识产权法》，中国人民大学出版社2000年版。